Når er det egentlig hensiktsmessig å søke patent på oppfinnelser? Og når bør du i stedet bevare oppfinnelsen som en forretningshemmelighet? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene du bør tenke på i den forbindelse.
Det første du bør tenke på, er hva slags oppfinnelse det er tale om. Patentering er bare aktuelt for tekniske løsninger på tekniske problemer. Beskyttelse av for eksempel forretningsplaner, idéer og oppdagelser må i stedet søkes gjennom forretningshemmelighetsvernet.
Videre bør du tenke på hvor banebrytende oppfinnelsen er. Patentering forutsetter at oppfinnelsen er ny og at den skiller seg vesentlig fra det som er kjent fra før, såkalt «oppfinnelseshøyde». For forretningshemmelighetsvern er det tilstrekkelig at oppfinnelsen ikke er allment kjent og at den er kommersielt verdifull / gir deg et konkurransefortrinn så lenge den holdes hemmelig.
I tillegg bør du tenke på hvor enkelt det er å holde oppfinnelsen hemmelig. Forretningshemmelighetsvernet egner seg for eksempel ikke særlig godt for oppfinnelser som kan utledes ved såkalt «reverse engineering» av et produkt. Skal oppfinnelsen settes i omsetning, kan patentering derfor i mange tilfeller være eneste beskyttelsesmulighet.
Velger man å patentere en oppfinnelse, blir den patenterte teknikken gjort kjent for offentligheten. Offentliggjøringen øker risikoen for konkurranse fra lovlige alternative løsninger. Ved å velge hemmelighold unngår man denne risikoen. Ved hemmelighold løper man på den annen side risiko for at noen avslører oppfinnelsen, enten ved såkalt «reverse engineering» eller ved å lekke informasjon. Av den grunn kan hemmelighold oppleves som mer usikkert enn patentbeskyttelse.
Dette har en side til behovet for forutberegnelighet og kontroll. Fordelen med patent er at du gjennom søknadsprosessen får patentmyndigheters vurdering av om du faktisk har enerett, og hva du i så fall har enerett til. Som rettighetshaver kjenner du da dine rettigheter før et eventuelt inngrep skjer. Ved hemmelighold oppstår spørsmålet om vern først etter at hemmeligheten er kommet andre i hende. Enhver står samtidig fritt til å utfordre et registrert patent, for eksempel med påstand om at oppfinnelsen ikke har tilstrekkelig nyhet eller oppfinnelseshøyde. Noen garanti har man altså ikke.
Det du også bør tenke på, er behovet for å kunne selge, lisensiere ut og pantsette oppfinnelsen. Det er enklere å omsette en patentrettighet. For vid spredning av oppfinnelse vil fort føre til at hemmeligheten «blåses» og dermed mister sitt vern som en forretningshemmelighet. Til forskjell fra patenter er det heller ikke mulig å pantsette en forretningshemmelighet.
Valget mellom patentering eller vern som forretningshemmeligheter må også vurderes i lys av hva det koster å få beskyttelse. Patentering kan bli dyrt – særlig ved omfattende internasjonal beskyttelse. Før man velger å søke patent kan det være hensiktsmessig å foreta en analyse av tredjepartsrettigheter, for å identifisere eksisterende patenter eller andre immaterielle rettigheter som kan begrense virksomhetens handlefrihet – en såkalt «freedom to operate»-undersøkelse. I tillegg skal det betales søknadsgebyrer og årlige årsavgifter for opprettholdelse av rettigheten. Forretningshemmelighetsvernet oppstår derimot automatisk, i kraft av hemmeligholdelsen, og krever ingen registreringsutgifter.
Noen ganger kan en kombinasjon av både patentering og forretningshemmelighetsvern være den beste tilnærmingen. En ganske praktisk løsning er at oppfinnelsens kjerne patenteres, mens de øvrige omkringliggende løsningene bevares som en forretningshemmelighet.