Merkelansering og rebranding fra A til Å

Merkelansering og rebranding fra et juridisk perspektiv 

Samtidig som varemerkenes rolle blir viktigere, er markedstrender og kundepreferanser stadig i endring. For å holde tritt med tidsånden har bedrifter derfor en oppfordring til å lansere nye merkevarer og oppdatere eksisterende kjennetegn med jevne mellomrom. Slike prosesser kan være omfattende, og gir blant annet anvisning på kreative, strategiske og juridiske vurderinger. Fallgruvene er mange, og feilsteg kan fort medføre bortkastede ressurser og at den kreative prosessen må starte helt på nytt. Merkelansering og rebranding er derfor prosesser som krever god planlegging og bevissthet rundt relevante risikofaktorer. 

I SANDS bistår vi jevnlig klienter med slike prosesser. Vi har identifisert syv ulike steg til en vellykket merkelansering eller rebranding fra et juridisk perspektiv. Her er vår guide. 

***

Første steg: Idéfasen 

Idéfasen foregår som regel hos bedriften som skal lansere et nytt merke eller et kreativt byrå som har blitt hyret til å bistå med dette. Her er det de kreative og strategiske vurderingene som står sentralt, og det juridiske har som regel en mer tilbaketrukket rolle. Ofte er det først når idéfasen er avsluttet, og et endelig forslag foreligger, at juristene blir koblet på. 

Vår anbefaling er imidlertid at juridiske råd og vurderinger også innhentes på dette stadiet. En IP-advokat kan blant annet vurdere registrerbarheten av fremlagte forslag på løpende basis, herunder at de ikke er beskrivende eller på annen måte mangler særpreg for bedriftens varer og tjenester. Slik reduserer man risikoen for at varemerkesøknaden senere nektes på dette grunnlag, og at idéfasen igjen må startes fra scratch. 

Andre steg: Tilgjengelighetssøk 

Når et endelig forslag til et nytt varemerke foreligger, må det foretas søk for å avklare om det finnes eksisterende varemerker som hindrer bruken og registreringen av det nye merket. Dette gjøres ved hjelp av offentlige varemerkedatabaser, hvor man både søker etter identiske og lignende registrerte varemerker. I tillegg er det lurt å sjekke om det finnes tilgjengelige domener for det nye merket dersom dette er aktuelt. Funnene fra et slikt søk bør om mulig inntas i en rapport, som senere blir gjenstand for en risikovurdering. 

Dersom det skal lanseres et helt nytt merke som skal dekke et vidt spekter av varer og tjenester, kan slike tilgjengelighetssøk bli omfattende. Dette gjelder særlig hvis merket skal lanseres i mange land og jurisdiksjoner i tillegg til Norge. Slike søk er imidlertid avgjørende for å sikre at bedriften kan lansere det samme merket i samtlige land og jurisdiksjoner hvor bedriften opererer. Tilgjengelighetssøk minimerer også risikoen for anklager om varemerkeinngrep og erstatningskrav fra andre merkehavere. 

Tredje steg: Risikovurdering 

Når tilgjengelighetssøket er fullført, må det foretas en risikovurdering basert på treffene fra søket. I denne vurderingen må hvert enkelt treff fra tilgjengelighetssøket sammenlignes med det nye merket for å avklare om rettighetene kolliderer eller ikke. Risikoen for rettighetskollisjon vil aldri være null, ettersom de fleste jurisdiksjoner også anerkjenner uregistrerte varemerker på nærmere fastsatte vilkår. Disse uregistrerte varemerkene vil per definisjon ikke fremgå av offentlige varemerkedatabaser.  

Formålet med risikovurderingen er altså ikke å utelukke risiko, men å avklare om denne er akseptabel for bedriften som skal lansere et nytt merke. Dersom risikoen anses som akseptabel, kan bedriften fortsette til fjerde steg. I motsatt fall bør den tiltenkte varemerkesøknaden justeres for å redusere risikoen for rettighetskollisjon. 

Fjerde steg: Levering av varemerkesøknad 

Fjerde steg er å levere varemerkesøknaden. Søknaden må inneholde en gjengivelse av merket som søkes, en liste over varene og tjenestene som merket søkes beskyttet for, og en angivelse av søkeren. Søknaden leveres til det offentlige immaterialrettskontoret i jurisdiksjonen hvor merket søkes beskyttet. I Norge er dette organet Patentstyret. 

Dersom det nye merket skal registreres i flere land, kan norske søkere benytte seg av et internasjonalt varemerkesystem ved navn Madridprotokollen. Fordelen med dette systemet er at søkeren slipper å engasjere advokater eller fullmektiger i alle ønskede land for å få hjelp med å sende inn varemerkesøknadene. I stedet sender søkeren inn et skjema til World Intellectual Property Organization (WIPO) og betaler et gebyr. WIPO videreformidler deretter den aktuelle varemerkesøknaden til de respektive nasjonale og regionale immaterialrettskontorene i alle de utpekte jurisdiksjonene. 

Femte steg: Håndtering av nektelser og innsigelser 

Når en varemerkesøknad leveres, påbegynner en søknadsprosess som pågår frem til varemerket enten er endelig registrert, nektet eller trukket. Dersom varemerkesøknaden leveres i flere land, løper det individuelle søknadsprosesser hos de ulike nasjonale eller regionale immaterialrettskontorene. Dette betyr at varemerkesøknaden potensielt kan registreres i enkelte land, og nektes i andre. Behandlingstiden varierer også betydelig fra land til land, og kan spenne fra få uker til år. 

Dersom varemerkesøknaden har blitt levert i mange land, er det ikke uvanlig å støte på midlertidige nektelser. Det finnes mange potensielle grunnlag for slike nektelser, og ofte vil de være enkle å avhjelpe. Dette vil eksempelvis være tilfellet dersom nektelsen skyldes at de omsøkte varene og tjenestene ikke er tilstrekkelig presist formulert. 

I andre tilfeller vil nektelsene kunne være vanskeligere å avhjelpe. Dette vil blant annet være tilfellet dersom nektelsen er avsagt med henvisning til et eksisterende varemerke eller at det omsøkte merket ikke er tilstrekkelig særpreget. Dersom nektelsen er avsagt av et utenlandsk immaterialrettskontor, er søkeren nødt til å engasjere en lokal fullmektig for å kunne besvare nektelsen. Fullmektigen vil som regel være et lokalt advokat- eller IP-firma. 

Dersom nektelsen skyldes et eksisterende varemerke eid av en tredjepart, kan en løsning være å innhente et skriftlig samtykke fra tredjeparten til registreringen av det omsøkte merket. Ofte vil tredjeparten stille krav for å avgi et slikt samtykke. Hvis partene blir enige, kan dette resultere i en såkalt sameksistensavtale. Disse avtalene fastsetter vilkårene for at varemerkene kan sameksistere på markedet, og avtalens vilkår vil være gjenstand for forhandlinger mellom partene. Slike avtaler vil også kunne være en løsning dersom en tredjepart har levert en protest til immaterialrettskontoret mot at varemerkesøknaden fremmes til registrering. Dersom protesten er basert på tredjepartens egne varemerkerettigheter, kalles denne for en innsigelse. 

Sjette steg: Lansering 

Det er først når det nye varemerket har blitt endelig registrert i alle ønskede land at vi råder våre klienter til å gå videre med lansering. I ekstremtilfeller kan dette ta flere år, og dette viser viktigheten av god planlegging og langsiktig tenking. 

Dersom det nye merket lanseres uten at det juridiske er på stell, øker risikoen for å bli møtt med opphørs- og erstatningskrav fra tredjeparter som anser sine varemerker som krenket. I verste fall kan dette føre til at lanseringen må reverseres eller at det må betales en svært høy forlikssum. Stegene vi har gjennomgått hittil er nettopp tiltenkt for å unngå slike skrekkscenarioer. 

Syvende steg: Forvaltningsstadiet 

Etter registrering og lansering begynner det som kan kalles forvaltningsstadiet for varemerker. Her har merkehaveren hovedsakelig tre oppgaver, nemlig håndheving, vedlikehold og fornyelse: 

• Håndhevelse: Denne oppgaven innebærer å overvåke markedet for varemerkeinngrep, og å iverksette tiltak for å stanse slike inngrep.  

• Vedlikehold: I enkelte jurisdiksjoner plikter merkehaver å sende inn dokumentasjon på at varemerket er blitt tatt i bruk for at det skal bestå. I Norge blir varemerker sårbare for slettelseskrav dersom de ikke er blitt tatt i bruk innen fem år etter endelig registrering.  
• Fornyelse: Varemerkeregistreringer må fornyes ved å betale en avgift hvert tiende år for å forbli i kraft. Det er viktig å holde styr på fornyelsesfristene for å forhindre at registreringen utløper. 

I stedet for å utføre disse oppgavene selv, kan merkehaveren for hvert varemerke oppnevne og la seg representere ved en fullmektig. Dersom varemerkesøknaden ble levert ved hjelp av en slik fullmektig, vil vedkommende fortsette i denne rollen på forvaltningsstadiet med mindre fullmakten tilbakekalles. SANDS tilbyr denne fullmektigtjenesten og er i dag oppnevnt som fullmektig for flere hundre varemerker.